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Article avocat Dépôt et exploitation de la marque

Usage d’une marque par un tiers

Par , Avocat - Modifié le 21-12-2017

En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes d’épuisement du droit exclusif (I) et de la spécialité de la marque déposée (II). 

 

I)L’épuisement du droit exclusif : Une première exception à cette limite de l’usage d’une marque protégée par un tiers

 

Si, par principe, la règle de l’épuisement veut qu’un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l&rsquoeuropéenne après sa première mise en circulation au sein d’un des États de l’Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).

 

a)      Définition de la règle de l’épuisement des droits

Cette règle territoriale communautaire est aujourd’hui prévue par l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il est dit qu’à partir du moment où celui qui possède des droits exclusifs sur la marque déposée accepte que les produits marqués puissent circuler pour l première fois au sein d’un marché appartenant à l’espace économique européen, le caractère exclusif de ses droits cesse.

 

Attention, ici la notion de consentement est au c½ur de cette règle, et déterminera si la règle de l’épuisement s’applique ou non au cas d’espèce : par exemple la première mise en circulation du produit résulte du fait d’un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l’Espace économique européen, dans ce cas l’autorisation du titulaire de la marque demeure obligatoire.

 

b)      Quelques exceptions à la règle

 

L’article L713-4 prévoit que «le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l’altération des produits intervenus ultérieurement».

Sous cet article se cache une autre notion : celle de la fonction essentielle de la marque. En effet, le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de «garantir l’origine de la marque» pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation avec le consentement du titulaire de la marque, il ne serait pas logique qu’on le tienne responsable de la qualité du produit en question. 

C’est l’exemple des produits de luxe, dont le conditionnement est en général directement lié au produit (lui-même lié à la marque) et peut porter préjudice à la marque s’il s’avère de mauvais goût, ou en mauvais état. Dans ce cas, on peut comprendre que le titulaire des droits puisse s’opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l’effet d’épuisement. Du moins, c’est ce qu’a pu retenir la CJCE en 2002.

                                                                                                                              

 

II)Le principe de spécialité : le fondement d’une seconde exception à cette limite de l’usage d’une marque protégée par un tiers

 

Les notions de «vie des affaires», critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux «usages particuliers» d’une marque (b) permettent également, avec l’utilisation de certains critères, l’usage d’une marque par un tiers.

 

a)      La qualification de «vie des affaires», notion au c½ur des enjeux liés à l’usage d’une marque protégée

 

Cette notion de «vie des affaires» est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne. La CJCE y faisait déjà référence dans un arrêt du 12 novembre 2002 relatif à l’usage reconnu d’une marque dès lors qu’elle concernait «une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé».

Par la suite, la directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait cette notion au sein de son article 5, en soulignant que «le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée)». 

La définition d’une telle notion permet d’envisager des actes libres en dehors de ce cadre concurrentiel : l’information d’actualité (l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) comme la critique (voir la campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994)) sont deux des fins qui permettent de s’échapper du cadre strict de la protection du droit des marques en autorisant la réutilisation d’une marque protégée par un tiers.

Il est important de comprendre que sous cette distinction de « vie des affaires », on cherche également à distinguer les actes qui portent atteinte à la valeur de la marque, et les actes qui portent atteinte directement aux droits sur cette marque. Quand on n’est pas dans le cadre de « la vie des affaires », on n’est plus dans l’atteinte aux droits sur la marque.

b)      D’autres usages acceptés d’une marque protégée

La protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Comme on l’a vu, le risque premier de ces usages confondus, c’est de créer une confusion dans l’esprit du public.

Il apparaît nécessaire, de fait, d’élargir la conception de cette protection de la marque pour inclure, notamment, les risques d’imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque protégée pour des produits «de la même famille» que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, cet élargissement trouve ses limites notamment sur la base à laquelle peut faire référence la marque. On ne peut pas empêcher un tiers, à juste titre, d’utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi.

De même, le droit des marques ne contrevient pas à l’utilisation par un tiers de la marqe pour indiquer, quand la référence est nécessaire, la destination d’un produit ou service qu’il offre à sa clientèle (comme le précise l’article L 613-6 du CPI).

 

Sources :

https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html
https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/

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