Contrefaçon : protéger votre marque efficacement

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Contrefaçon : protéger votre marque efficacement

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Rédigé par Lorène Bourgain

Mis à jour le 09 août 2023

9837 utilisateurs ont déjà consulté ce dossier

Pourquoi et comment protéger sa marque ?  Créer son entreprise nécessite, entre autres défis, de lui trouver une marque forte, qui permettra de distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents. Etape indispensable, la définition de la marque de votre entreprise pose la question de la réglementation applicable en la matière, qui est destinée à la protéger de toute... Lire la suite

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En bref

Pourquoi et comment protéger sa marque ? 

Créer son entreprise nécessite, entre autres défis, de lui trouver une marque forte, qui permettra de distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents.

Etape indispensable, la définition de la marque de votre entreprise pose la question de la réglementation applicable en la matière, qui est destinée à la protéger de toute contrefaçon

Choix de la marque,  dépôt d'un brevet, protection d'un dessin ou modèle... On vous dit tout !

Dans quel cas utiliser ce dossier ?

Vous vous interrogez sur le choix de la marque de votre entreprise, et sur les pièges à éviter en la matière ? Vous vous demandez si vous pouvez pas, à votre insu, devenir un contrefacteur ? Et dans quelles conditions votre responsabilité civile peut être engagée

Vous vous questionnez sur les mesures de protection à mettre en place pour protéger votre marque, votre invention, votre modèle ou votre dessin ? 

Vous pensez être victime de contrefaçon, mais vous ne savez pas comment faire valoir vos droits ? Vous vous demandez quelle procédure (civile ou pénale) engager, et quelles sont les sanctions encourues ? 

D'une manière plus générale, vous vous interrogez sur votre conformité aux règles applicables en termes de propriété industrielle ? 

Ce dossier est fait pour vous ! 

Contenu du dossier :

Ce dossier définit les contours des règles applicables en matière de propriété industrielle en termes de protection des marques, brevets, modèles et dessins, en abordant notamment :

  • les différents éléments susceptibles de faire l'objet d'un titre de propriété industrielle (brevet d'invention, dessins et modèles, marques de produits et de services) ;
  • les points sur lesquels s'interroger en cas de dépôt d'une marque de produits et de services ;
  • la définition de la contrefaçon, et son champ d'application ;
  • les notions d'imitation et de reproduction à l'identique, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon ;
  • les sanctions pénales et civiles qui sanctionnent la contrefaçon ;
  • la distinction à opérer entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale ;
  • les modalités de dépôt d'un brevet en France et en Europe ;
  • la réglementation applicable aux inventions créées par les salariés dans le cadre de l'entreprise.

 

Les notions clés abordées dans ce dossier :

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Marque

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Propriété intellectuelle

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Enseigne

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Nom commercial

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Copie & imitation

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Contrefaçon

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Concurrence déloyale

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Sanctions

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Déchéance de droit

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Antériorité

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Notoriété

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Reproduction

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Importation

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Produits différents

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Produits contrefaits

Le plan du dossier

  • I. Définition et champ d'application de la contrefaçon
  • L'imitation de la marque d'autrui constitue-t-elle un acte de contrefaçon ?
  • La reproduction à l'identique de la marque d'autrui constitue-t-elle nécessairement un acte de contrefaçon ?
  • Y a-t-il contrefaçon si la marque d'autrui est utilisée pour des produits et services différents de ceux visés dans l'acte d'enregistrement de la marque antérieure ?
  • La citation d'une marque dans une publicité peut-elle être poursuivie pour contrefaçon ?
  • Celui qui vend des produits revêtus d'une marque sans l'autorisation du propriétaire de la marque peut-il se rendre coupable de contrefaçon ?
  • Supprimer ou modifier une marque figurant sur un produit est-il constitutif de contrefaçon ?
  • La substitution de produits marqués est-elle sanctionnée ?
  • Le fait de détenir et ou vendre des produits contrefaits est-il punissable ?
  • Le fait d'exporter ou d'importer des produits contrefaits est-il punissable ?
  • Suis-je un contrefacteur si j'ai agi de bonne foi ?
  • II. Mesures de protection
  • Puis-je déposer n'importe quelle forme donnée pour mes produits ?
  • Comment protéger un dessin et/ou modèle ?
  • Déposer un brevet en France et en Europe : comment faire ?
  • Le dépôt d'un brevet en France permet-il de s'opposer à son exploitation à l'étranger ?
  • J'ai déposé ma marque sans demander un enregistrement spécifique du sigle associé, est-il protégé au même titre que celle-ci ?
  • J’ai déposé une marque qui s’avère être identique au nom de famille d’un tiers. Qu’est-ce que je risque ?
  • J'ai fait enregistrer mon modèle mais un tiers a formé une demande en nullité. En a-t-il le droit ?
  • Je souhaite déposer un brevet mais garder secrètes ses caractéristiques techniques. En ai-je le droit ?
  • Chercheur, j'ai découvert une nouvelle variété végétale. Puis-je déposer un brevet sur celle-ci ?
  • J’ai laissé passer le délai pour régler la redevance annuelle de mon brevet. Ai-je un risque que celui-ci ne tombe dans le domaine public ?
  • J'ai fait part de mon invention à un potentiel investisseur avant d'en déposer le brevet. Ai-je un risque de voir ma demande d'enregistrement rejetée ?
  • Puis-je utiliser une appellation très célèbre pour nommer mon nouveau produit afin de booster son lancement ?
  • Puis-je m'opposer à la copie de mon modèle alors que je ne l'ai pas déposé ?
  • III. La relation avec la concurrence
  • Je n’ai pas renouvelé la protection de ma marque, celle-ci étant relativement connue. Or, un concurrent l’a déposée à son nom. Que puis-je faire ?
  • J’ai déposé une marque et ultérieurement un site internet a été créé avec ma marque pour nom de domaine. Puis-je m’y opposer ?
  • Une nouvelle société a ouvert et utilise le même nom de marque que le mien pour commercialiser ses produits. Puis-je m’y opposer ?
  • Un concurrent commercialise des produits qui n'ont rien à voir avec les miens mais frappés de mon sigle. En a-t-il le droit ?
  • Un concurrent inonde le marché de produits contrefaits similaires aux miens. Quel est mon recours ?
  • Ai-je un recours si un concurrent fabrique et commercialise un produit aux fonctionnalités identiques au mien mais avec un design différent ?
  • Puis-je m’opposer à l’utilisation de mon design pour produire ou orner des produits complètement différents des miens ?
  • Puis-je m'opposer à une copie de mon modèle à l'étranger si je n'en ai demandé la protection qu'en France ?
  • J’ai déposé un brevet pour un produit que je n’ai pas encore fabriqué. Un concurrent plus avancé que moi peut-il le remettre en cause pour commercialiser son produit fabriqué selon le même procédé ?
  • Ma société exploite une innovation créée par l'un de mes salariés. Est-il en droit de demander une contrepartie financière ?
  • L’entreprise qui m’a cédé la licence détenue sur son brevet continue à l’exploiter. Quel est mon recours ?
  • Titulaire d'un monopole d'exploitation découlant d'un brevet, ai-je un risque à ne pas rendre mon produit accessible à tous par son prix ?
  • Quelles sont les différences entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ?
  • Qu’est-ce qu’une marque de produits ou de services ?
  • Est-il illégal d’acheter de la contrefaçon ?
  • Quels sont les différents organismes de lutte contre la contrefaçon ?

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La question du moment

L'imitation de la marque d'autrui constitue-t-elle un acte de contrefaçon ?

Est interdit, sauf accord du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (1)

  • d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

  • d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

En conséquence, l'imitation de la marque d'autrui peut, sans l'accord du titulaire de la marques, constituer un acte de contrefaçon.

Dans la seconde hypohèse énoncée ci-dessus, la contrefaçon n'est constituée qu'à la condition que le titulaire de la marque initiale soit en mesure de rapporter la preuve que ces agissements créent un risque de confusion avec sa marque.

En imitant une marque et dès lors que la contrefaçon est caractérisée, vous pourrez voir votre responsabilité civile engagée.

En effet, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque engage la responsabilité civile de son auteur et l'expose donc à des dommages et intérêts (2).

Par de tels agissements, vous pouvez aussi, dans certaines situations, engager votre responsabilité pénale.

En effet, le fait, notamment, de produire industriellement des marchandises contrefaites est passible d'une peine de 4 ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende (3).

En pratique, cette situation soulève trois questions essentielles.

1. Comment déterminer si un signe constitue l'imitation d'un signe utilisé pour une marque antérieure ?

Selon la jurisprudence, un signe constitue l'imitation d'une marque antérieure (soit un signe identique ou similaire) s'il en reproduit les éléments caractéristiques.

Cette appréciation relève d'une analyse au cas par cas des signes en cause et devra se faire en fonction des ressemblances existantes entre les signes, sans considération de leurs éventuelles différences (4).

Néanmoins, il n'existe pas de règles strictes permettant de conclure à l'existence ou non d'une imitation. La décision finale relèvera toujours de l'appréciation des magistrats.

Une étude globale de la jurisprudence existante permet toutefois de dégager certains éléments.

Ainsi, il peut y avoir imitation lorsque le signe dénoncé présente avec la marque antérieure des similitudes flagrantes, qui peuvent être d'ordre visuel ou phonétique. 

En revanche :

  • "Lacom" n'est pas l'imitation de "Lancôme" (5) ;
  • "Marina de Bourbon Paris" n'est pas l'imitation de "Bourbon Nature" (6). 

Ces similitudes pourront également être d'ordre intellectuel. A titre d'exemple :

  • "Pages soleil" est l'imitation de "Pages jaunes" (7) : il s'agit d'imitation par association d'idées.

Bien entendu, ces exemples ne constituent en aucun cas une liste exhaustive des situations pouvant être rencontrées en pratique.

2. Comment savoir si des produits et services sont identiques ou similaires ?

L'existence d'une similarité devra être faite par référence à tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et/ou services en cause.

Ainsi, ont été considérés comme similaires des produits frais et des produits en conserve (8).

3. Comment apprécier l'existence d'un risque de confusion ?

L'appréciation du risque de confusion s'opère, selon la jurisprudence, en fonction de l'impression d'ensemble produite par la nouvelle marque par rapport à la marque antérieure, en se plaçant au moment où le choix s'opère entre les différents produits mis sur le marché et vis-à-vis du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (9).

Pour apprécier l'existence de ce risque, divers éléments sont pris en compte, parmi lesquels peuvent notamment figurer : 

  • la complémentarité des produits, qui peut conduire le public à leur attribuer une origine commune (10) ;
  • la notoriété de la marque antérieure
  • etc. 

Le mot de l'auteur

Le 09/08/2023

Maîtriser la réglementation applicable au délit de contrefaçon, c'est donner à votre entreprise toutes les chances de protéger efficacement sa marque. Faites le point sur vos connaissances avec notre dossier dédié !

Le 29/07/2021

La protection des marques par les entreprises est un enjeu de taille, car toute défaillance sur ce point peut atteindre leur image auprès du consommateur ou générer des pertes financières. C'est pourquoi nous avons créé une fiche retraçant étape par étape l'action en contrefaçon.

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  • le 15/04/2016

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