Marque : s'enregistrer à l'INPI et comprendre les licences et cessions

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Marque : s'enregistrer à l'INPI et comprendre les licences et cessions

photo de Caroline Audenaert Filliol

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol

Mis à jour le 26 avril 2023

DROIT DES AFFAIRES

PROFESSIONNEL


La marque : un signe distinctif valorisant la qualité des biens et services

Dans un monde sans marque, chaque produit serait similaire et le choix du consommateur ne porterait pas sur la qualité, mais sur d’autres critères objectifs, tels que le prix. Les entreprises orienteraient alors leur stratégie commerciale sur les coûts de production, plutôt que la qualité.

La marque est un signe distinctif, source de compétitivité, amenant chaque entreprise à se renouveler pour valoriser...

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La marque : un signe distinctif valorisant la qualité des biens et services

Dans un monde sans marque, chaque produit serait similaire et le choix du consommateur ne porterait pas sur la qualité, mais sur d’autres critères objectifs, tels que le prix. Les entreprises orienteraient alors leur stratégie commerciale sur les coûts de production, plutôt que la qualité.

La marque est un signe distinctif, source de compétitivité, amenant chaque entreprise à se renouveler pour valoriser son image, en recherchant la satisfaction du consommateur.

Le Code de la propriété intellectuelle définit ce signe comme servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale déterminée. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne d'apprécier précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

Pour garantir sa fonction, le titulaire de la marque doit être bénéficiaire d'un droit à protection contre toute imitation susceptible de tromper le consommateur : il doit la déposer, c’est-à-dire de l’enregistrer, auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Une fois protégée, l'exploitation de la marque doit être autorisée par son propriétaire, titulaire d'un droit d'action en contrefaçon. Cette autorisation peut se formaliser par un contrat de licence de marque ou un contrat de cession de marque.

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Les notions clés abordées dans ce dossier :

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Enregistrement

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Cession

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Concurrence déloyale

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Prix d’enregistrement d’une marque

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Contrat de cession

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Dépôt

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Exploitation

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Caractère exclusif

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Délai d’enregistrement d’une marque

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Contrefaçon

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INPI

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Contrat de licence

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Dans quels cas utiliser ce dossier ?

Vous souhaitez protéger votre marque contre les contrefaçons ? Prévoir un contrat de licence ou un contrat de cession de marque ? 

Sachez que la propriété de la marque ne s'acquiert que par l'enregistrement et que celui-ci ne produit ses effets qu'à compter de la date de dépôt de la demande pour une période déterminée (à l'issue de laquelle, la protection peut être renouvelée). Attention, par dérogation, la protection peut être réduite à une durée inférieure à la durée légale sur décision du tribunal. Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.

Chaque type de contrat entraîne des droits et obligations différents à la charge des parties et le non-respect des règles du réseau peut être sanctionné, sauf stipulation contraire du contrat.

Quelles sont les formalités requises pour protéger une marque ? L’imitation d’une marque non enregistrée est-elle sanctionnée ? Une marque non-exploitée est-elle toujours protégée ? Peut-on déposer une marque déjà existante, sur d’autres produits que ceux désignés lors de l’enregistrement de la marque ? A partir de quand débute la protection d’une marque ? Quelle est la portée territoriale d'une protection (tout ou partie du territoire) ? Qu’est-ce qu’un contrat de licence ? Un contrat de franchise ? Quelles sont les obligations du licencié en contrepartie de la mise à disposition de la marque dans le cadre d'un contrat ? Quelles sont les modalités de résiliation anticipée d'un contrat de licence ? Quand payer une redevance, quel montant ? Quel est l'objet d'un contrat de cession de marque ? Quelles sont les clauses spécifiques à prévoir dans la rédaction ? 

Contenu du dossier : 

Ce dossier contient des informations relatives :

  • au contrat de cession ;
  • au contrat de licence ;
  • à l’enregistrement de la marque ;
  • à la zone géographique de protection ; 
  • au renouvellement de la marque ;
  • à la contrefaçon ;
  • à la transmission ou modification des droits (article L1714-7 du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • zone géographique ou limitation territoriale de la transmission ;
  • à la concurrence déloyale.

Le plan du dossier

  • I. Le contrat de marque et le contrat de cession

  • Quelles sont les principales formes de cession de marque (cession des droits d'utilisation) ?

  • Quelles sont les principales formes de licence de marque ?

  • Qu'est-ce qui différencie un contrat de cession de marque et un contrat de licence ?

  • Qui peut conclure un contrat de cession de marque ?

  • Qui peut conclure et comment obtenir un contrat de licence de marque ?

  • Quelles marques peuvent être cédées ou licenciées ?

  • Qu'est-ce qu'un accord de coexistence ?

  • Quelles conditions de forme doivent respecter le contrat de cession et le contrat de licence ?

  • Quel est le prix de la cession de marque ? Qu'est-ce qu'une redevance de marque ?

  • Quel prix/contrepartie financière prévoir dans un contrat de licence de marque ?

  • Quelles obligations pèsent sur le licencié ?

  • Quelles garanties sont dues par le cédant ou le concédant au cessionnaire et au licencié ?

  • Qui doit renouveler une marque donnée en licence ?

  • Quelle est la durée d'un contrat de licence ?

  • Quelle est la différence entre un contrat de licence de marque et une franchise de marque ?

  • II. Définition et champ d'application de la contrefaçon

  • Celui qui vend des produits revêtus d'une marque sans l'autorisation du propriétaire de la marque peut-il se rendre coupable de contrefaçon ?

  • Supprimer ou modifier une marque figurant sur un produit est-il constitutif de contrefaçon ?

  • III. Mesures de protection

  • Comment protéger une marque ?

  • Combien coûte la demande d’enregistrement et le renouvellement d’une marque ?

  • Une marque déposée est-elle protégée pendant le temps qui court entre son dépôt et son enregistrement ?

  • Dans quels cas la demande de protection peut-elle être rejetée ?

  • Je n’ai pas exploité ma marque pendant plus de 5 ans, existe-t-il des moyens d’éviter sa déchéance ?

  • Le droit à l’exploitation de ma marque arrive bientôt à expiration, puis-je le renouveler et étendre la liste des produits concernés ?

  • IV. La relation avec la concurrence

  • Le même signe peut-il être choisi comme marque par 2 personnes pour des activités différentes ?

  • Un commerçant a déposé le même pseudonyme que la dénomination sociale de mon entreprise, ai-je un recours ?

Ce dossier contient également

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2 Modèles de contrats

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1 Fiche express

La question du moment

Dans quels cas la demande de protection peut-elle être rejetée ?

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut rejeter la demande d'enregistrement si (1)

  • la demande ne satisfait pas aux conditions requises par la loi (comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt) ;

  • la marque ne répond pas aux conditions légales. Par exemples, ne peuvent pas être enregistrés ou seront déclarés nuls (2)
    -  un signe qui ne peut constituer une marque car non distinctif ;

- un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit ;
- une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;

- une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

- une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties ;

  • la marque est dépourvue de caractère distinctif, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

  • il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet


Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Le mot de l'auteur

Le 26/04/2023

Attention, si la marque ne répond pas aux conditions requises par la loi, l'enregistrement sera déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le 29/03/2022

Un contrat de licence de marque encadre le droit pour un licencié d'utiliser la marque totalement ou partiellement en contrepartie du paiement de redevances. Cette location ne doit pas être confondue avec le contrat de cession de la marque ! En effet, la cession d'une marque correspond à son transfert de propriété en contrepartie d'un prix.

Le 26/11/2021

Ce dossier comprend deux modèles de contrats afin de vous aider à céder votre marque ou d'en permettre l'exploitation tout en percevant une redevance.

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  • le 04/08/2020

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