Marque : s'enregistrer à l'INPI et comprendre les licences et cessions

Le contrat de cession de marque est le contrat par lequel le propriétaire d'une marque (le cédant) transfère à son contractant (le cessionnaire), à titre gratuit ou onéreux, en totalité ou en partie, les droits qu'il détient sur la marque.

Ce transfert peut intervenir :

• de manière volontaire et indépendante ;
• ou accessoirement à un événement juridique comme une fusion, une absorption, une scission ou une mutation par décès.

La cession de marque est soumise aux règles du droit commun (vente lorsqu'elle est effectuée à titre onéreux, ou donation si elle est consentie à titre gratuit) ainsi qu'à certaines conditions spécifiques prévues par le Code de la propriété intellectuelle, afin qu'elle soit opposable aux tiers (1).

La licence de marque est également soumise aux règles du droit commun, du louage d'ouvrage cette fois-ci, ainsi qu'à certaines conditions spécifiques visées par le Code de la Propriété Intellectuelle (2). 

A la différence du contrat de licence (3) :

• une cession de marque est un contrat écrit ; 
• la cession d'une marque française est nécessairement cédée pour l'ensemble du territoire français.

Enfin, dans le cadre d'un contrat de cession de marque, le cessionnaire devient le propriétaire de la marque cédée alors que le licencié ne détient qu'un droit de jouissance sur la marque donnée en licence.

En conséquence, le cessionnaire pourra exercer tous les droits du propriétaire et notamment :

• renouveler la marque ;
• conclure tous accords emportant transmission totale ou partielle des droits sur sa marque (contrat de cession, contrat de licence, contrat de coexistence, contrat d'apport en société, nantissements, contrat de gage) ;
• défendre sa marque en justice contre ses contrefacteurs.

En principe, le cessionnaire ne pourra agir en contrefaçon qu'à l'encontre des actes de contrefaçon commis postérieurement à la cession, et ce, sous réserve d'avoir inscrit la cession au Registre National des Marques.
Pour pouvoir agir à l'encontre des actes de contrefaçon antérieurs à la cession, il faut prévoir une clause au contrat en ce sens. 

En revanche, le licencié sera dans l'incapacité : 

• de céder la marque, cette faculté appartenant au seul propriétaire ;
• de la renouveler sans obtenir un mandat exprès du propriétaire à cette fin ;
• de concéder des sous-licences sans avoir au préalable obtenu l'accord du propriétaire de la marque à cette fin ;
• d'agir en justice pour défendre la marque contre d'éventuels contrefacteurs.