Marque : s'enregistrer à l'INPI et comprendre les licences et cessions

La question du moment

Qui peut conclure un contrat de cession de marque ?

Plusieurs caractéristiques sont nécessaires pour que le cédant et le cessionnaire puissent conclure un contrat de cession de marque (1).

Seul le propriétaire de la marque, inscrit en tant que tel au Registre national des marques, est habilité à conclure un contrat de cession de marque.

Trois cas de figures peuvent se présenter :

• le cédant peut être le déposant d'origine de la marque ;
• le cédant peut avoir lui-même acquis la marque par cession. Dans ce cas, il conviendra non seulement de le préciser au contrat mais en outre de s'assurer que ce contrat de cession a été inscrit au Registre national des marques ; 
• la marque peut être détenue en copropriété. En principe, et sauf dispositions contraires d'un éventuel règlement de copropriété applicable, il faut considérer que l'accord de tous les copropriétaires sera requis pour céder la marque.

Avant de conclure un contrat de cession, il convient de s'assurer que l'identification du cédant est conforme à celle indiquée au Registre national des marques :

• s'il s'agit d'une personne morale, il est essentiel de s'assurer que les mentions figurant à ce registre sont conformes aux mentions figurant au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
• si le cédant a lui-même acquis la marque par cession, il faudra s'assurer que le contrat de cession est bien enregistré au Registre national des marques.

A défaut, il est impératif de demander au cédant de régulariser son inscription au Registre national des marques avant de conclure le contrat de cession de marque. Dans le cas contraire, la cessionnaire ne pourrait pas faire publier son contrat au Registre, et la cession ne serait pas opposable aux tiers. 

Concernant le cessionnaire, toute personne physique ou morale capable de contracter peut acquérir une marque française.

A noter : le licencié d'une marque n'est pas habilité, en sa qualité, à concéder des sous-licences. Il devra obtenir l'autorisation préalable du propriétaire de la marque.

Dans le cas d'une marque internationale, il faut tenir compte de certaines restrictions : seules les personnes ressortissantes de l'un des Etats contractants à l'arrangement de Madrid ou à son Protocole, ou satisfaisant les critères de rattachement qu'ils imposent peuvent se porter cessionnaires d'une telle marque.

Si la marque cédée est une marque étrangère, il est impératif de se reporter à la législation du pays qui a délivré la marque pour connaître les conditions que doivent satisfaire les parties dans le cadre d'un contrat de cession et ce même si les parties contractantes sont françaises.