Qu'est-ce que la contrefaçon de marque : définitions, protections et sanctions

1. Définition générale de la contrefaçon

La contrefaçon est une atteinte illicite portée à un droit de propriété intellectuelle protégé (comme un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, ou une marque).

Elle consiste à reproduire, imiter, utiliser ou distribuer un bien ou un service sans l'autorisation du titulaire légal de ce droit. Il s'agit d'un délit pénal et d'une faute civile engageant la responsabilité de son auteur.

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Aussi, il est indispensable de lui octroyer une protection à la hauteur de ses enjeux !

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?

La contrefaçon de marque est une violation des droits de propriété intellectuelle qui se produit lorsqu'un tiers utilise, sans autorisation du titulaire, un signe identique (contrefaçon par reproduction) ou similaire (contrefaçon par imitation) à une marque déposée, et que cette similarité est susceptible de créer un risque de confusion chez le consommateur (1).

Elle est définie par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) et concerne non seulement la fabrication illégale, mais aussi la détention, la vente, l'importation ou l'exportation des produits revêtus de ce signe.

Le but du contrefacteur est souvent de profiter de la notoriété et de l'image de marque du produit original. Il s'agit d'un délit sévèrement puni par des sanctions civiles (dommages et intérêts) et pénales (amendes et peines d'emprisonnement).

Exemple de contrefaçon d'une marque

Un fabricant non autorisé produit des baskets et y appose le nom "NIEK" ainsi qu'un logo très proche du "swoosh" de NIKE. Il utilise donc un signe similaire à la marque enregistrée NIKE, dans le même secteur (chaussures de sport), ce qui induit clairement les acheteurs en erreur sur l'origine du produit.

Par conséquent, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, la fabrication et la vente de ces chaussures "NIEK" constituent un acte de contrefaçon de marque engageant la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

2. Comment protéger votre marque ? 

Les conditions de validité d'une marque

Pour protéger sa marque, encore faut-il que le signe respecte certaines conditions. En effet, si ses représentations peuvent être diverses, elles ne sont pas totalement libres en raison de divers intérêts en concurrence.

Exemple de signe non valable (non-distinctif) :

Si une marque est déposée pour vendre du café, elle ne pourra pas être simplement le mot "café" ou "noir". Ces termes sont considérés comme des désignations génériques ou nécessaires à la description du produit (ils manquent de distinctivité). L'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) refusera le dépôt, car accorder un monopole sur le mot "café" empêcherait tous les autres vendeurs de café de désigner légitimement leur propre produit. En revanche, déposer le mot "starbucks" pour désigner du café est valable, car ce terme n'a aucun lien direct ou nécessaire avec la boisson.

L'enregistrement d'une marque

Pour protéger efficacement votre marque, il va être nécessaire de la déposer auprès de l'INPI (2), en énumérant les produits ou services qu'elle a pour objet d'identifier ainsi que les classes qui y correspondent (3).

Une fois votre marque enregistrée, vous disposerez d'un droit de propriété d'une période de 10 ans sur celle-ci, indéfiniment renouvelable (4).

Pour renforcer la protection de votre marque, vous avez la possibilité de doubler son enregistrement d'autres formalités ayant spécifiquement trait, par exemple, à son logo ou au dessin qui l'accompagne. En outre, vous avez la possibilité d'étendre le champ d'application de la protection d'un droit de propriété intellectuelle à l'échelle de l'Union européenne.

📁 Pour en savoir plus sur toutes les démarches à effectuer pour protéger votre marque, télécharger notre dossier "Comment protéger sa marque de la contrefaçon ?".

3. Quels sont les recours et différents types de sanctions (amende, sanctions civiles, etc.) contre le contrefacteur ?

Si votre marque fait l'objet d'un délit de contrefaçon, vous disposez de plusieurs moyens d'action à votre disposition, et notamment de la faculté d'engager des poursuites sur un plan civil ou pénal.

Le choix de l'une ou l'autre de ces procédures n'est pas anodin, puisqu'il détermine notamment :

• le type de sanctions encourues par l'auteur des faits (versement de dommages et intérêts (5), peine de prison, amende, etc. (6)) ;
• les règles de procédure applicables (titulaire du droit d'agir, régime de la preuve, prescription, tribunal compétent...).

💡Bon à savoir :

Effectivement, le délit de contrefaçon ne lèse pas uniquement le titulaire de la marque, mais également l'ensemble des consommateurs (faux médicaments qui présentent un danger sanitaire, jouets dont le non-respect des normes présente un danger pour les enfants, etc.). C'est parce que la mise sur le marché de produits contrefaits fait peser un risque pour l'ensemble du marché qu'elle ne constitue pas seulement une infraction civile. 

Autant de points qui nécessitent d'être éclaircis avant toute prise de décision !

Notez que l'action en contrefaçon n'exclut pas la possibilité d'engager une action pour concurrence déloyale.

📁 Votre marque est victime de contrefaçon ? Téléchargez notre dossier "Comment protéger sa marque de la contrefaçon ?" pour connaitre toutes les démarches.

🔎 Ce modèle rédigé par nos juristes peut vous intéresser : Lettre de mise en demeure de cesser des actes de concurrence déloyale

4. La saisie-contrefaçon : une mesure pour préparer une action contre la vente de produits contrefaits 

Pour vous préconstituer une preuve de la contrefaçon dont votre entreprise est victime, vous avez la possibilité de recourir à la procédure de "saisie-contrefaçon".

Celle-ci permet, sous conditions, à toute personne ayant qualité pour agir (soit toute personne titulaire d'un droit de propriété intellectuelle) de faire procéder, par un commissaire de justice, soit à une description détaillée, soit à la saisie des produits ou services contrefaisants (7).

Le but de cette procédure est simple : permettre de rassembler, en amont de toute action en justice, un maximum de preuves de la contrefaçon, en vue de maximiser les chances de succès de la procédure à venir. 

5. Cour de cassation : prescription de l'action en contrefaçon de droits d'auteur

La Cour de cassation a clarifié que la prescription de cinq ans pour la contrefaçon de droits d'auteur s'applique individuellement à chaque acte de contrefaçon (vente, diffusion).

Contrairement à la Cour d'appel, qui avait jugé l'action irrecevable en prenant comme point de départ la première connaissance du délit (2011), la Cour de cassation a cassé la décision. Elle affirme qu'en cas de succession d'actes distincts, l'action des auteurs, engagée en 2018, est recevable pour tous les actes de diffusion commis dans les cinq années précédentes (à partir de 2013) (8).